摘要: 中国企业在美国遭受337条款诉讼的案件日渐增多, 由于案件败诉结果的严重性, 中国企业必须对此高度重视, 并应充分了解337条款诉讼的特点以及在美国国际贸易委员会应诉策略以保护自身利益。

关键词: 337条款; 美国国际贸易委员会; 应诉策略

 

近几年来, 随着中国企业的日渐强大, 以及走出国门日渐加快的步伐, 许多美国本土的以及其他国家在美国设立的公司纷纷在美国国际贸易委员会对在美国进行直接或间接贸易的中国企业提起了337条款诉讼, 而且这种现象已经越演越烈。由于根据337条款规定, 败诉方的进口产品将被没收或受到指令禁止今后再次进口和在美国销售该产品, 所以, 中国企业必须对此高度重视, 并且应该充分了解337条款诉讼的特点以及在美国国际贸易委员会应诉策略以保护自身利益。

 

1 何为337 条款诉讼337 条款诉讼是美国知识产权拥有者在获知某一种外国产品进口美国后向美国国际贸易委员会提出请求以期达到没收该产品或指令禁止今后再次进口和销售该产品的目的的有力工具。美国1930年的关税法第337条规定, 禁止向美国出口任何将对下列有效的或可执行的知识产权而造成侵权的货物: 美国专利; 在第17条目下注册的版权; 根据1946年商标法注册的商标; 在第17条目下注册的集成电路模版。同时337条款还包括“在进口物资过程中的不公平竞争方法和不公平行为”, 即盗用商业秘密及其他方法和行为。因此, 任何在美国有研发、设计、测试或者许可活动的知识产权拥有者( 任何个人或公司不分国籍, 通过申请专利、商标、版权或集成电路模版保护均可能成为美国知识产权拥有者) , 无论是美国的个人还是美国的公司法人( 也无论是美国或是外国拥有的公司) , 在发现自己的上述知识产权被进口的外国产品侵权时, 都可以向美国国际贸易委员会对任何在该产品的进口的所有环节中扮演角色的个人或公司提起337条款诉讼。

337条款最初只是1930年关税法的一部分。在1974年贸易法通过之前很少被美国公司使用, 但是在1974年进行了修改后, 337条款对美国国内工业界产生了巨大的吸引力。1988年对该条款进行了进一步的修改, 并将其作为《总括贸易及竞争法》的一部分, 1994年再次对其进行了修改。相比在美国联邦法院的专利诉讼案件一般要几年才能有结果, 大多数337条款案件必须在不到12个月内结案, 所以, 337条款诉讼已经成为美国公司对付外国公司的一个强有力的法律工具, 而最近几年大量针对中国企业的337条款诉讼案件更加证实了这一点[1]。

2 337 条款诉讼与美国国际贸易委员会337 条款诉讼在美国华盛顿特区的美国国际贸易委员会进行。美国国际贸易委员会是一个非政治性的和准司法性的联邦机构。根据337条款的规定, 美国国际贸易委员会管辖权包括: ( 1) 事项的管辖权( a) 对商标、版权和专利的侵权; ( b) 其他不公平行为: 传播、盗用商业秘密、贴用虚假标签、作虚假广告以及违反反托拉斯法。( 2) 属物管辖权( a) 实际的属物管辖权: 向美国进口事实的存在; ( b) 实际构成的属物管辖权: 迫在眉睫的进口和为进口而进行的销售。( 3) 属人管辖权( a) 不要求属人管辖权; ( b) 在全美范围内有效的传票权, 美国国际贸易委员会不要求“属人管辖权”是非常重要的一点。因为有不少的中国企业并没有在美国直接设立分公司, 而是通过中间商将产品销售到美国, 所以美国法院由于受属人管辖权的限制而难以受理对中国企业的起诉案件。因此, 美国公司往往不能通过美国法院对此类中国企业提起诉讼。但是, 美国国际贸易委员会并不受属人管辖权的限制, 所以即便是没有在美国直接设立分公司的中国企业, 仍然不能避免被诉和面临产品被禁止进入美国市场的可能。

与美国专利有关的337条款诉讼案件更具有特别性。美国公司对外国公司提起专利诉讼通常采取两种途径: (1) 首先在联邦法院提起专利诉讼案(往往针对在美国设有分公司的外国公司, 即联邦法院依“属人管辖权”可受理起诉的情况) ; ( 2) 紧接着在美国国际贸易委员会提出337条款诉讼案( 由于337条款讼状的撰写内容要求大大多于联邦法院的诉状内容要求, 所以原告一般都是先提起联邦法院诉讼, 然后仔细撰写337条款讼状, 通常前后可以相差6个月左右) 。如果胜诉, 这两种诉讼途径能够为原告方达到两种不同的目的: 一方面, 在联邦法院可能获得赔偿(但是诉讼时间长且费用高) , 同时在美国国际贸易委员会可能获得禁令以迅速阻却侵权产品的进口( 诉讼时间相对短而且费用相对低) ; 另一方面, 可利用多重法律诉讼所产生的巨大律师费用和调查以及取证费用来从经济上给被告方造成巨大压力, 甚至压垮被告方[2]。

在美国国际贸易委员会和联邦法院同时进行的并存诉讼程序中, 根据联邦法规定, 经被告要求, 联邦法院可暂停审理以等待美国国际贸易委员会的调查结果。利用该规定, 可以大大缓解因双重诉讼所同时产生的巨大费用造成的经济压力。但是, 由于美国国际贸易委员会337条款诉讼的调查记录可被联邦法院的诉讼程序所直接接受, 因此, 在337条款诉讼中的每一步都会对下一步联邦法院的诉讼产生举足轻重的影响。故中国企业在337条款诉讼中必须慎重对待每一个环节。

3 中国企业如何应诉337 条款诉讼

3.1 337 条款诉讼进程时间表

一个典型的337条款专利侵权诉讼案的进程与美国联邦法院专利诉讼案一样可分为七个阶段( 不包括上诉阶段) , 所需进行的活动也就与联邦法院专利诉讼案大致相同。但是, 337条款案件的审理时限比联邦法院诉讼的时限短得多, 而且各个阶段常常彼此重叠和同时发生, 而不是按先后顺序鱼贯进行。阶段一为337条款案件开始期间的活动。阶段二为查明事实及有关活动。阶段三为专家调查。阶段四为专利权利要求构造分析。阶段五为决判决请求。阶段六为审判前和审判期间活动。阶段七为审判后陈述书和国际贸易委员会审查。

3.2 诉讼准备初期步骤

被诉方应该尽早地聘请律师团体参与, 从而使被诉方能够尽快拟定最优策略, 并由被聘的律师团体提供关于起诉方所提出的专利侵权指控中的强项和弱项的具体的指导意见。一般应该采取至少下列行动:

(1) 取得起诉方专利审查案卷的副本。( 2) 进行调研, 确定起诉方过去是否曾基于该专利对任何其他公司提起过专利诉讼。如果答案是肯定的, 被诉方就应该收集关于起诉方曾聘用的专家、曾持有的立场, 以及其他有关的数据的尽可能多的信息。( 3) 定好时间与参加设计和完成被控对起诉方某特定专利构成侵权的产品的工程师和科研人员进行面谈。进行此类面谈时应有诉讼律师在场。( 4) 收集和组织描述被诉方产品的结构、运作和功能的所有文件。( 5) 找到和聘请在这个领域最好的技术专家, 如果技术专家有先前诉讼经验就更好。( 6) 进行彻底的侵权分析。( 7) 进行彻底的专利有效性分析。( 8) 考虑草拟一份书面的法律意见, 依赖该法律意见, 被诉方可以确立一个良好的诚信形象, 使人们相信, 被诉方并未侵犯起诉方的任何专利, 或者起诉方的专利是无效的。

3.3 庭外和解

庭外和解成为解决争议的一个重要环节。事实上, 80%以上的337条款诉讼都得到庭外解决。尽早解决争议可避免就抗辩在时间、金钱、人力和物力等所有方面的花费。有几种可行方案, 可单独或结合在一起采取: ( 1) 尽早与起诉方约定会谈, 努力说服起诉方, 其继续针对被告方提起诉讼并不符合起诉方的最佳利益。( 2) 草拟判决请求书。以便在诉讼一开始就提交美国国际贸易委员会。( 3) 在诉讼中创造一种对起诉方不利的环境, 迫使起诉方走向及早和解。( 4) 探索其他反诉方式, 如反托拉斯、不公平竞争或专利滥用等。此外, 也可以考虑在另一法院管辖下或在其他国家另行采取单独的法律行动, 比如, 调查起诉方是否在中国境内出售该有争议的产品, 被诉方是否可以利用其具有的中国专利对起诉方提起专利侵权诉讼。

3.4 337 条款诉讼程序

整个337条款诉讼过程中有多层次决策者参与决策过程。包括: 行政法官; 不公平进口调查局; 法律总顾问办公室; 美国国际贸易委员会; 美国总统。根据申诉人的申诉, 美国国际贸易委员会在30天之内决定是否开始337案件的正式调查。如果委员会开始调查, 它将把案件分配给行政法官中的一个。此法官将同一般法官一样主持法庭审理。同时委员会也会从非公平进口调查办公室指派一名调查律师参加审理。调查律师要向行政法官就其是否认为存在违反337条款的行为并应当给予什么法律救济提供意见。此调查律师的正式角色是在审理过程中帮助委员会代表公众利益, 其意见对行政法官非常重要。在审理过程结束时, 行政法官向委员会作出首次裁决, 决定是否存在违法行为, 以及在存在违法行为的情况下适当的法律救济方式。然后委员会可以采纳或修改部分或全部首次裁决、完全否定、或把一个或几个问题发回至行政法官, 要求其继续审理并另作首次裁决。行政法官也可以根据原告和被告的请求, 在案件开始就做出即决裁定首裁, 该即决裁定首裁仅适用于没有真正意义上的法律或事实争议的情况。行政法官的即决裁定首裁与一般的首次裁决一样, 要接受委员会的审查。如果委员会不对行政法官的首裁进行复议, 则该首裁就成为委员会的终裁。如果案件中一方不服首裁而要求复议, 则其必须在首裁送达之日起10日内向委员会递交复议申请, 经委员会同意后复议开始, 在初裁有明显错误或委员会认为任何适当的情况下也可自动进行复议。

如果委员会认为首裁需要复议, 它可要求各方递交法律辩论书, 并且也会在全体委员会之前的听证会上口头辩论。委员会可以肯定、修改、宣布无效或驳回全部或部分首裁并要求行政法官继续审理。委员会做出的裁决即为终裁。委员会将把终裁刊登在联邦记录中。

委员会的决定将送交总统复审。总统可以因为政治原因而否决终裁。如果总统在60天内不做决定, 则委员会的决定成为最终裁决。在委员会的决定送达14天内, 任何一方都可以递送重审申请。但重审申请只能讨论在裁决中出现的但申请人没有发表议论的新问题。重审申请极少递送也很少成功。在委员会终裁中受到损失的一方也可在裁决的60天内在美国联邦上诉巡回法院上诉。此上诉往往由337案件中的败诉方提出, 并由原案诉讼双方对抗进行。委员会做出终裁后, 将决定通知美国财政部长和海关官员并由他们具体执行委员会的决定[3]。

 

此文曾发表于《科技和技术》2006 年8 月第6 卷第8 期